從公共健康的角看待藥品專利審查

可修改歡迎下載精品Word可修改歡迎下載精品Word可修改歡迎下載精品Word從公共健康的角度看待藥品專利審查本文是為WHO,ICTSDandUNCTAD準備的工作底稿。出版時沒有附件。CarlosM.Correa BuenosAires大學于群譯、趙軍校譯校者單位：國家知識產權局。引言藥品專利是專利體系中的主要組成局部之一。雖然每年被核準的新化合物數量很少且有減少的趨勢，但是針對已有產品的衍生物、制造工藝或者藥品的第二用途仍然有上千件的專利申請。由于專利享有對授權產品的生產、銷售及其使用的排他性權利，專利權人可以利用專利來抑制競爭，從而能夠制定比存在競爭產品時更高的價格。這將有利于鼓勵人們投資新產品、新工藝的研發(fā)，專利體系也因此而存在關于專利體系的功能，請參見關于專利體系的功能，請參見CommissiononIntellectualPropertyRights,InnovationandPublicHealth,PublicHealth,InnovationandIntellectualPropertyRights,WorldHealthOrganization(網址是)2006(以下簡稱‘CIPIH’)正是由于專利對于競爭和藥品價格的實質性影響，藥品專利的審查和授權標準就不再僅僅與專利和工業(yè)政策相關，還極大地影響著公共健康政策的實施。政策制定者和專利審查員應當清楚，專利的授權決定〔沒有相反證據的情況下，專利通常被推定有效〕將直接影響到專利授權國人民的健康與生存。本文的目的就是要提供一套用于審查藥品專利中某些通用類型權利要求書的指導意見。本文回應了日益增多的有關藥品專利的評論參見，例如：FederalTradeCommission(FTC)(2003);JaffeandLerner(2004);Correa,(，當下的藥品專利主要集中于對藥品或工藝的細微甚至是顯而易見的改變〔參見，例如：FederalTradeCommission(FTC)(2003);JaffeandLerner(2004);Correa,(自上世紀90年代中期開始，美國食品藥品管理局批準的新分子體〔NMEs〕數量急劇下降〔從1996年的53個下降至2002年的17個〕，參見CDER,NDAsapprovedincalendaryears1990-2004bytherapeuticpotentialandchemicaltype.UnitedStatesFoodandDrugAdministration,22March2005(://,accessed14November2005)。認識到藥品后續(xù)創(chuàng)新在某些實例CIPIH,p.17.CIPIH,p.17.然而，在某些情況下，專利可以阻礙后續(xù)的創(chuàng)新，特別是在上游科技被授予專利權之后，例如，參見。首先，本文簡要地討論了TRIPS協(xié)議下WTO成員國應當允許的評價創(chuàng)造新穎性和創(chuàng)造性的標準范圍。其次，本文提供了醫(yī)藥產品不同類別專利權利要求書的實例、某些專利局的審查說明以及對各類權利要求書的建議審查標準。該建議標準推薦了國家層面用于評估和審查醫(yī)藥專利時與公共健康相關的指導意見局部。本文的總建議應當按照國家法律對具體案例做進一步分析細化，并做必要的刪減，特別是在“創(chuàng)造〞的概念以及可專利性標準等方面。最后，本文還提出了一些將公共健康相關內容整合進醫(yī)藥專利的審查和復審程序中的機制。眾所周知，這些議題的處理十分復雜，正如本文所列舉的某些參考資料所指出的那樣，其中的任何一個都需要十分詳盡的操作規(guī)程。這超出了本文所能夠涉及的范圍，本文僅打算就相關領域的可專利性作個評述，并提出一些可能的解決方法本文不涉及涉及生物科技本文不涉及涉及生物科技創(chuàng)造相關的醫(yī)藥專利的可專利性，例如人類蛋白或基因的相關議題。本文所建議的指導意見不打算為專利申請設定新的授權條件，而是在適用普通新穎性、創(chuàng)造性以及實用性條件的根底上，就醫(yī)藥方面的創(chuàng)新作一些特別的考慮。1、可專利性定義以及披露標準“創(chuàng)造〞的普通含義是指以新技術知識所表現出來的智力活動成果。創(chuàng)造就是“通過思考去創(chuàng)造、去產生〔新方法、新器具等等〕〞牛津簡明字典，1989，p.527.。這一含義還說明了創(chuàng)造與單純發(fā)現之間的區(qū)別，以及更概括地說明了創(chuàng)造與不具備創(chuàng)造性的主題之間的區(qū)別牛津簡明字典，1989，p.527.大多數專利法作出了這種區(qū)別。例如歐洲專利公約第52條第2款規(guī)定：“下述不應視為第一款創(chuàng)造的含義：〔a〕發(fā)現、科學理論以及數學方法；〔b〕美學創(chuàng)造；〔c〕智力活動、做游戲、做生意的規(guī)那么、方法和方案，計算機程序；〔d〕信息顯示。〞世界上的大多數專利法都沒有定義什么是創(chuàng)造。與其說這是一個缺陷，不如說是專利法前瞻性地為了適應科技的開展所留下的余地參見，例如，Burnier(1981),p.22.。極個別地，某些專利法中包含了對“創(chuàng)造〞的定義。例如，墨西哥專利法將創(chuàng)造定義為“為了人類的利益以及為了滿足其實際需求，人所作出的所有改變自然存在的物質和能量的創(chuàng)造〞〔法第15條〕阿根廷專利法有類似的定義〔法第4條〔a〕〕。。中國臺北的法律將其定義為“參見，例如，Burnier(1981),p.22.阿根廷專利法有類似的定義〔法第4條〔a〕〕。例如，歐洲專利公約在對可專利性發(fā)現的排除作解釋時就有類似的說明。參見，例如，Cook(2002),p.179.事實上，每個國家所采用的創(chuàng)造說明締約方在其法律體系內有充分的空間按照自己的意愿對“創(chuàng)造〞作出解釋參見，Straus(1996),p.187，僅需滿足維也納條約法公約對條約解釋的規(guī)定參見公約第31和32條。該公約所確定的解釋方法已經廣泛的應用于對GATT/WTO的解釋當中，其中包括對TRIPS協(xié)議的解釋。參見，例如，參見，Straus(1996),p.187參見公約第31和32條。該公約所確定的解釋方法已經廣泛的應用于對GATT/WTO的解釋當中，其中包括對TRIPS協(xié)議的解釋。參見，例如，Frankel(2006).UK和歐洲專利局就是這樣規(guī)定的。參見，例如，BentlyandSherman(2001),p.370-371.無論創(chuàng)造如何定義，重要的是專利應當對現有技術作出非顯而易見的技術奉獻，以及用技術方法解決技術問題。按照上述規(guī)那么的解釋方法，TRIPS協(xié)議還允許WTO締約方制定自己的專利授權標準。協(xié)議27.1規(guī)定，專利“…..任何創(chuàng)造，不管產品還是方法，只要是新穎性的、包含創(chuàng)造性，并且能在產業(yè)上應用的，都可以獲得專利權〞，但并沒有對如何適用這些標準給出詳細的方法。協(xié)議27.1的規(guī)定允許締約方對可專利性規(guī)定不同的標準。對這些標準的定義中包含了制定專利政策的根本原那么，這些原那么在其它領域也有所表達，例如工業(yè)和公共健康原那么。顯然，受限的新穎性標準會降低創(chuàng)造性的門檻；對工業(yè)應用性或實用性的擴大解釋會使該國授權的申請數量增加?；诘褪跈鄻藴实膶＠麢鄶盗吭黾訒е聦Ω偁幍牟槐匾拗?，而不會換來社會所需的更多創(chuàng)新。雖然世界上的大多數國家采用了絕對新穎性標準〔即，在申請日以前以任何形式在世界上任何地方的公開都能夠阻止專利的授權〕，但某些國家還是采用了雙重的新穎性標準，取決于創(chuàng)造的公開發(fā)生在其領土范圍之內還是之外例如，美國專利法例如，美國專利法"人們應當被授予專利，除非：在專利申請人作出該創(chuàng)造之前，該創(chuàng)造在本國已經由他人知悉或者使用，或者在本國或者外國被授予專利或者記載在一份印刷出版物上；或者在申請人向美國提出專利申請的申請日一年前，該創(chuàng)造在本國或者外國被授予專利或者記載在一份印刷出版物上，或者在本國公開使用或銷售."(35U.S.Csection102)的規(guī)定。在涉及該條所述新穎性標準的問題上，美國認為TRIPS協(xié)議沒有規(guī)定WTO成員國在其國內體系中如何定義創(chuàng)造被視為“新的〞，因此，其法律“很好地符合了TRIPS協(xié)議的規(guī)定〞(documentIP/Q3/USA/1,May1,1998)在實踐中，某些專利局對新穎性做了狹義的解釋，要求在一篇現有文獻中幾乎一摸一樣的公開才能破壞創(chuàng)造的新穎性。對于經驗豐富的專利申請人，要克服新穎性障礙，只需對專利申請作些巧妙的編排。然而，并沒有要求WTO成員國對新穎性作出特別的規(guī)定，只是有一個客觀反響所要求保護創(chuàng)造事實上新與否的概念即可。例如，在文獻中雖然沒有明確描述但是可以從中推導出來的創(chuàng)造就可視為不具備新穎性，比方從一組已經公開的產品中選出其中的一個作為創(chuàng)造〔也叫做“選擇創(chuàng)造〞〕與下同。。另外，如果特性是存在于一個物質當中，并且是其固有的，即使現有技術沒有過說明，也不能視為具有新穎性與下同。參見,thedecisionbytheOppositionDivisionoftheEuropeanPatentOfficeof20-1-05revokingEP-B-1049467(relatingtocompositionsof‘Celecoxib’);seealsoinreBenner,174F.2d938,942(C.C.P.A.1949)(“[N]oprovisionhasbeenmadeinthepatentstatutesforgrantingapatentuponanoldproductbasedsolelyupondiscoveryofanewuseforsuchproduct.〞);inreCruciferousSproutLitig.,301F.3d1343,1349-50(Fed.Cir.2002)(inventor’srecognitionofsubstancesthatrenderbroccoliandcauliflowerparticularlyhealthydoesnotpermitpatentonidentifyingbroccoliseedsorpreparingbroccoliasafoodproduct);ABBOTTLABORATORIESandCENTRALGLASSCOMPANY,LTD.v.BAXTERPHARMACEUTICALPRODUCTS,INC.andBAXTERHEALTHCARECORP,UnitedStatesCourtofAppealsfortheFederalCircui,November9,2006.專利體系中如何定義“非顯而易見/創(chuàng)造性〞是一個非常重要的內容，它將決定獲取專利所要付出的技術奉獻以及對競爭的相關限制。專利審查員不僅要考慮現有技術公開了什么，還要考慮該領域技術人員〔例如在藥物設計方面有過研究和實踐經驗的人員〕在這些現有技術的啟示下能夠想到什么。TRIPS協(xié)議對此同樣沒有定義，締約方可以自由決定漸進創(chuàng)新“漸進創(chuàng)新〞〔與“顯著〞創(chuàng)新相對而言“漸進創(chuàng)新〞〔與“顯著〞創(chuàng)新相對而言〕是指對已有產品或方法的修改、改良或完善。而不考慮其實際用途，這種改良可以是該領域普通技術人員可以容易想到的。Scherer認為大約二十年前：“我通過粗略地對15000件專利的摘要進行分析以了解其研究的程度，我被大多數所謂‘創(chuàng)造’所作出的細微改良〔或者叫完善〕所震驚〞(Scherer,1987,p124).在早期美國法院的判決中Bradley法官認為“專利法的目標不是要對任何細小的創(chuàng)造或想法都授予壟斷權，即對于普通工藝或制造業(yè)中的普通技工或操作者而言自然產生的創(chuàng)造都不能授予專利權〞(AtlanticWorksv.Brady,107U.S.(17Otto)192,1883).。五十年之后，Douglas法官認為能夠獲得專利權的創(chuàng)造“必須表達了天才創(chuàng)造的閃光〞(CunoEngineeringCorp.,314U.S.84,51U.S.P.Q.1,1941)(quotedinChisum,DonaldandJacobs,Michael(1992))。上述言論發(fā)出之后，美國對此的政策發(fā)生了明顯的改變，專利局和法院都對創(chuàng)造性采用了稍微嚴格的把握。See,e.g.,FederalTradeCommission(FTC)(2003);JaffeandLerner(2004).。從公共健康的角度出發(fā)，最好的策略是嚴格把握創(chuàng)造性的尺度參見.WorldBank(2001),p.147,推薦開展中國家對授予專利權普遍采取嚴格的標準。以促進真正的創(chuàng)新，并防止對競爭及藥物獲取方面構成不合理的限制。這就意味著“本領域技術人員〞參見.WorldBank(2001),p.147,推薦開展中國家對授予專利權普遍采取嚴格的標準。找到了解決問題的方法并不必然能夠獲得專利權，除非該方法是非顯而易見的。歐洲專利局所采用的problem-solution方法，參見Cook,op.cit.p.208-210.最后，創(chuàng)造必須是能夠工業(yè)應用的，因為專利法的目的就是要保護解決既定問題的技術方案，而不是抽象的知識。某些國家，例如美國，明確要求創(chuàng)造具有實用性，這一概念明顯比“工業(yè)上應用〞的范圍要寬。與新穎性和創(chuàng)造性一樣，TRIPS協(xié)議對如何把握工業(yè)應用或實用性沒有定義標準。在化學或生物領域如果沒有實驗數據作為支持，就難以確定這些條件是否滿足，因為實驗科學對物質的特性不能夠很好地作出預測。專利權利要求應當包括可行的技術，而不應當僅僅是未解決的問題、隨機或者預計的結果。評價專利申請或專利權的另一個重要因素是創(chuàng)造的公開。TRIPS協(xié)議29.1規(guī)定，“各成員應要求專利申請人以足夠清晰和完整的方式披露其創(chuàng)造，使該專業(yè)的技術人員能夠實施該創(chuàng)造,并可要求申請人在申請之日,或在要求優(yōu)先權的情況下在申請的優(yōu)先權日，指明創(chuàng)造人所知的實施該創(chuàng)造的最正確方式〞。公開不充分可以構成駁回專利申請或者無效專利權的理由。這個條件對于化學及醫(yī)藥領域尤為重要，以保障在專利保護期限〔例如，在強制許可的情況下〕以及專利權屆滿之后能夠再現創(chuàng)造。如果權利要求涉及大量的化合物〔在某些情況下以百萬計〕，而這些化合物同屬于以普通成分為特征的一族時，就應當特別注意充分公開的問題本文除談到本文除談到“馬庫什權利要求〞之外，不涉及寬泛的專利權利要求。參見Merges(1996),p.120-144最后，專利法的一個總原那么是專利應當涉及一個創(chuàng)造構思，即，應當具有單一性。這就意味著要求保護的主題應當具有相同的技術特征，該特征是所有要求保護的創(chuàng)造從整體上構成對現有技術的奉獻參見參見BentlyandSherman(2001),p.370-371.綜上所述，國家法中對于創(chuàng)造的定義、專利授權標準、公開以及單一性的條件均決定了醫(yī)藥創(chuàng)造的不同類型權利要求是否被允許。2、涉及醫(yī)藥創(chuàng)造的典型權利要求有關醫(yī)藥產品的專利權利要求可能涉及化合物、鹽、前體、異構體等單獨或結合的活性成分，或者分別涉及這些主題。權利要求還可以僅涉及制造方法或者既包含方法又包含產品。如下所述，某些國家允許用途權利要求。下面的內容涉及對這一領域典型的幾種權利要求進行審查時的一些思考。在審查時應當牢記，在研發(fā)醫(yī)藥用途的新物質時，可能包括不同水平的創(chuàng)造性，制備藥品不同形式和計量的醫(yī)藥技術大多是常識，通常為本領域技術人員所熟知。因此，考慮到現有技術的狀況，該領域只有很少的創(chuàng)造能夠稱得上真正的創(chuàng)新。相同的活性成分可能以不同的劑型存在，例如，采用不同的藥用賦形劑就可形成腸胃外投藥的片劑、膠囊、油膏以及水劑。很多專利要求對新的或者藥物的配方進行保護，通常包括對劑量和濃度的說明，以獨立或附屬權利要求保護活性成分或其用途?！盎旌衔餀嗬蟥暟嘶钚猿煞忠约八幱幂d體或賦形劑，例如填充劑、粘合劑、分解劑以及潤滑劑。僅以配方或混合物權利要求為根底的專利權并不同時保護其活性成分，如果已為公眾所知，含有相同活性成分的配方或混合物可以被競爭對手商業(yè)使用。當然，這種專利可以采用“策略〞訴訟來實現排除競爭的目的，也就是說，通過宣稱侵權并要求臨時禁令來阻止商業(yè)應用，直至作出最終的判決。在某些條件下，某些專利局是接受配方或混合物權利要求的。例如，英國〔見表〕。英國專利局關于醫(yī)藥創(chuàng)造的專利審查指南(2004年3月)，醫(yī)藥混合物的權利要求、用于特定用途的混合物，第11431章物質可以用含有它們的藥用混合物產品權利要求進行保護，條件是該混合物比任何產品采用了新的、具有創(chuàng)造性的形式。特別是，要求保護了一種比方法新的、有創(chuàng)造性的給藥形式。例如，一種含有X的抗?jié)裾钣透嗯c含有X的用于控制血壓的片劑相比，有創(chuàng)造性本例是指對本例是指對產品發(fā)現了新的治療用途的情況。某些情況下，要求保護的配方與某些效果相關，例如藥物在血液中的受控釋放例如，緩釋〔PR〕劑型。例如，緩釋〔PR〕劑型。大多數審查部門不會對該產品授權，除非其對患者有顯著的效果，例如降低了反作用發(fā)生的可能或延長了藥效減少了服用的頻率。在某些情況下，劑型的緩釋可以增加意料不到的變數。在印度，專利局認為專利法不應當授予那些混合后特征疊加的簡單混合物以專利權。因此，具有單一活性成分〔或新的〕和惰性載體的新醫(yī)藥混合物不能在印度獲得授權，因為活性成分與惰性載體的組合沒有產生協(xié)同作用〔見表〕。如果混合物對于本領域技術人員而言不具有創(chuàng)造性，協(xié)同作用的存在并不能必然地導致創(chuàng)造性的產生。印度專利局，專利實踐和程序指南草案-2005.附件—醫(yī)藥混合物6.1藥物混合物如果混合后產生了協(xié)同作用，而非成分特性的簡單疊加，通?？梢垣@得專利。6.2根據專利法2(1)(j)、3(d)以及3(e)，以不同的新劑型以及不同的形式，例如膠囊、片劑、糖漿、懸液等存在的藥物混合物不能獲得專利權。6.3物質的新用途或新的醫(yī)藥混合物用途一般不能獲得專利權。6.4使用醫(yī)藥混合物的新方法不能獲得專利權。 一般來說，本領域技術人員通常知曉利用配方技術以及組合范圍來開發(fā)不同形式產品的醫(yī)藥用途。例如，利用特定穩(wěn)定劑〔例如pH調節(jié)劑〕或某些化合物來改善醫(yī)藥利用度是不具有創(chuàng)造性的，因為這是公知常識。在某些情況下，某些鹽在制備特定配方時是優(yōu)選的，例如片劑，而另外一些鹽在制備液體藥物時是優(yōu)選的。在大多數情況下，該領域的創(chuàng)造缺乏創(chuàng)造性。類似的，涉及產品的藥物(代謝)動力學參數、微粉化或者給定直徑或重量的顆?；植嫉臋嗬笸ǔ２槐辉试S。如上所述，創(chuàng)造性的判斷不能僅考慮現有技術，還應當考慮醫(yī)藥配制領域有研究經驗人員的常識。最后，還應當清楚，制備配方或混合物的方法一般都屬于公知的且常用的。因此，涉及這些方法的權利要求很少滿足創(chuàng)造性。同理，簡單的實驗/試驗缺乏以使其滿足專利授權條件。建議：新的配方、混合物及其制備方法，一般情況下與現有技術相比不具備創(chuàng)造性，特別是單一的活性成分與或非特定載體或賦形劑結合的權利要求。例外的情形是，如果獲得了意想不到的效果，這類權利要求才符合授權條件，例如，當用創(chuàng)造性的方法解決了特別困難或長期懸而未決的問題時，比方顯著地降低了副作用，或者與現有技術相比方案具有優(yōu)勢時。2.2組合物某些權利要求直接涉及活性成分的組合物例如，印度制藥公司CIPLA，提交了一份有關三種抗逆轉錄酶病毒的組合物PCT申請：efavirenz(EFV)、zidovudine(AZT)以及l(fā)amivudine(3TC)及其類似物。再如，例如，印度制藥公司CIPLA，提交了一份有關三種抗逆轉錄酶病毒的組合物PCT申請：efavirenz(EFV)、zidovudine(AZT)以及l(fā)amivudine(3TC)及其類似物。再如，GlaxoSmithKline提交的涉及zidovudine(AZT)和lamivudine(3TC)組合物的片劑配方，商品名叫‘Combivir’。例如，美國授權的組合物權利要求：aspirin325mg+carisoprodol200mg+codeinephosphate16mg，保護期限為13/08/2002。某些國家，不允許組合物權利要求，除非組合產生了新的、非顯而易見的協(xié)同或顯著效果。如果依賴協(xié)同效果才獲得專利權，那么權利要求的所有成分必須共同發(fā)揮協(xié)同作用參見GlaxoGroupLtd'sPatent[2004]RPC43.ReportofPatent,DesignandTradeMarkCases(RPC).TheRPCispublishedbySweet&MaxwellonbehalfofthePatentOffice(UK)。，該協(xié)同作用應當被詳細描述并在說明書中予以證明〔例如，基于生物實驗〕，且表現出創(chuàng)造性。同樣，創(chuàng)造性可以不必考慮新的協(xié)同作用，因為對本領域技術人員來說是顯而易見的。另外，兩個或多個藥物間的協(xié)同作用將被視為“發(fā)現〞而不是“參見GlaxoGroupLtd'sPatent[2004]RPC43.ReportofPatent,DesignandTradeMarkCases(RPC).TheRPCispublishedbySweet&MaxwellonbehalfofthePatentOffice(UK)。還應當說明的是，某些情況下，組合物權利要求可以實際上等同于治療方法權利要求〔在大多數國家不授予專利權〕，因為它很大程度上僅提供了一種同時服用多種藥物的方法。并且，同時服用多種藥物來克服抗耐性是醫(yī)藥領域的通常做法，應當被視為該領域普通技術人員的公知常識。建議：活性成分的組合物應當視為不具備創(chuàng)造性。如果授權是因為產生了新的、非顯而易見的協(xié)同效果，那么應當經過生物學實驗加以證明，并在專利說明書中充分披露。某些專利申請要求保護產品的服藥劑量，包括兒科用劑量。雖然寫成了產品權利要求，但是這些權利要求實質上屬于治療方法類權利要求醫(yī)學方法醫(yī)學方法〔或治療方法〕是一系列的步驟，可以包括藥物的服用、用于人體〔或動物〕的治療或疾病的診治。某些國家允許特定條件下的劑量專利。例如，英國指南中允許對新的醫(yī)療方法中與現有技術有實質性區(qū)別的劑量專利申請授權〔見表〕。在允許附屬專利的情況下，英國的方法是唯一有效的參見本議題的下述分析。。如果申請的唯一奉獻在于藥物相同用途的新劑量，該主題不能被授予專利權。同理，如果劑量涉及到新的用途一種活性成分因劑量不同對應不同的適應癥是可能的。例如可樂寧用于治療高血壓的療法是150－300mg，每天兩次，但是每天兩次每次25mg那么參見本議題的下述分析。一種活性成分因劑量不同對應不同的適應癥是可能的。例如可樂寧用于治療高血壓的療法是150－300mg，每天兩次，但是每天兩次每次25mg那么被用于預防偏頭痛。英國專利局關于醫(yī)藥創(chuàng)造的專利審查指南(2004年3月)，醫(yī)藥混合物的權利要求、單位劑量形式的權利要求，第120章某些情況下，用于新的醫(yī)療用途的劑量明顯區(qū)別于用途的劑量，可允許活性成分的單位劑量形式的權利要求，該單位劑量形式的用量應當是新的且與用途的劑量相比具有創(chuàng)造性。如果新的醫(yī)療用途所需的劑量是現有技術的10倍或1/10，就可以認為單位劑量形式具有新穎性和創(chuàng)造性，從而獲得授權。在審查這類權利要求時，應當注意劑量通常與體重有關，因此兒童的劑量要小于成人。另外，劑量的改變很少會涉及到創(chuàng)造性問題，而是會被認為不滿足工業(yè)應用的標準，因為這類創(chuàng)造僅對人體發(fā)生作用，而沒有技術效果。建議：產品用于相同或不同病癥的新劑量并不具備創(chuàng)造性，特別是〔但不限于〕那些對醫(yī)療方法不授予專利權的國家。2.4鹽、醚以及酯醫(yī)藥專利常常保護活性成分的新鹽。制備鹽通常是為了增加藥物的穩(wěn)定性或可溶性。在醫(yī)藥領域，人們通常知道鹽類會導致不同溶解度以及不同生物利用率。如果活性成分是酸性或堿性的，任何一個學過化學的人都知道如何將其制成鹽，并能預測其可能的物化特性。鹽類專利是醫(yī)藥專利中“屢試不爽〞““屢試不爽〞作為一種專利策略通常就對醫(yī)藥產品或方法的微小改良獲得專利，以間接到達對在先專利化合物延長保護的目的。在特殊情況下，新鹽會比現有技術帶來意想不到的優(yōu)點。這些優(yōu)點應當在說明書中用適當的實驗結果加以證明。制備鹽的方法對于該領域技術人員來說是常識?；蛟S在極個別的情況下，制備復雜分子的鹽〔例如，具有最正確的結晶特性〕需要特別的技術，并有可能最終獲得方法專利。然而，方法的復雜程度并非滿足創(chuàng)造性的充分條件。類似的，作為醇類的醚參見Wegner(1994),p.283或酯，雖然本質區(qū)別于鹽鹽的形式能夠影響穩(wěn)定性、溶解度以及制造特性參見Wegner(1994),p.283鹽的形式能夠影響穩(wěn)定性、溶解度以及制造特性〔例如在容器中的粉狀流動〕。醚和酯通常比鹽的脂溶性要強，因此用于改變組織的穿透性以及釋放速率〔例如類固醇的酯形式具有相當不同的局部特性〕。在某些情況下，使用酯能夠獲得平安和高效的特性。參見ExparteKorten,71USPQ173(1946)quotedinWegner(1994),p.283。他還引用了另一個案例以說明由于酯化的動機不能通過現有技術推導出來，因此醇的酯可以獲得專利權。印度專利局已經公布了針對涉及氫氧化物、鹽及其他衍生物的審查指南草案〔見表〕。2005年印度專利法的修改引入了對涉及產品的鹽、酯以及其它形式權利要求的特別規(guī)定。印度專利局，專利實踐和程序指南草案-2005.附件—15.6.氫氧化物及其它物質等：氫氧化物、酸式鹽以及其它衍生物，一般用常規(guī)方法制備，缺乏創(chuàng)造性。如果現實中存在需要解決的問題，例如穩(wěn)定性、可吸收性等問題，以及制備衍生物時長期存在問題，這種制備方法可以獲得專利權。印度修改專利法的明確目的就是要限制對醫(yī)藥產品專利的延長。其第3條d款規(guī)定下述情形不能被視為專利法意義下的創(chuàng)造：僅發(fā)現了物質的新構象而沒有增強其的效力，或者僅發(fā)現了物質的新特性或新用途，或者僅發(fā)現了方法、儀器或設備的新用途。除非方法產生了新的物質或者采用了至少一種新的反響。解釋——本款的目的是，物質的鹽、醚、酯、同質異像體、代謝物、單純構型、粒子的尺寸、異構體、異構體混合物、絡合物、混合物以及其它衍生物應當視為相同的物質，除非它們產生了特別明顯的成效此處列出了一些對此條款中肯的評論。本條款提到，如果沒有產生特別明顯的此處列出了一些對此條款中肯的評論。本條款提到，如果沒有產生特別明顯的成效，鹽、醚、酯將被視為相同的物質，因此不會授予單獨的專利。即使成效的區(qū)別足夠大〔并非技術效果，而是物質在體內的使用〕也不夠成獲得專利的充分條件，因為還需要滿足新穎性、創(chuàng)造性和實用性。換句話說，增加的成效只能證明物質是有區(qū)別的，但并不必然獲得專利。重要的問題是如何確定成效發(fā)生了變化，因為在提交專利申請時，往往還沒有獲得臨床實驗的結果。例如在美國，聯邦巡回上訴法院在reBrana(51F.3d1560,Fed.Cir.1995)中推翻了美國專商局〔USPTO〕所堅持的觀點，認為即使沒有FDA的認證〔USPTO曾因沒有FDA關于II期臨床實驗的證明而駁回了專利申請〕，化合物也足以獲得專利。在最近的案例中法院認為，如果本領域技術人員不能毫無疑義的接受【所要求保護的藥品的效果】并且也沒有證據說明所要求保護的產品具有所述效果，那么申請不具有充分的實用性，因此不能獲得專利〔Novak,306F.2dat928;RasmussonandReynoldsv.SmithklineBeecham,June27,2005〕。申請人所作出的任何特別聲明，例如新鹽具有更快的治療效果，都應當用臨床數據加以證明。作出了越多的特別聲明，越需要更多的數據來證明申請的有效。重要的是，新數據應經過合理的評估。醫(yī)療機構具備這方面的專家，因此如下所述，專利局應當在審查這類申請時與其它機構展開合作，以推動專利局的工作并提高其審查結論的質量。建議：醫(yī)藥產品的新鹽、醚、酯以及其它形式通常能夠通過常規(guī)技術獲得并且不具備創(chuàng)造性。例外的情形是，如果有適當的實驗能夠證明與現有技術相比產生了意料不到的優(yōu)良特性，并在說明書中予以了描述。某些醫(yī)療活性成分具有同質異像體，即，它們可以有不同的物理形態(tài)〔比方非晶質固體和/或不同的結晶體〕，它們或多或少能夠帶來不同的藥學意義上的特性。同質異像現象是一種自然屬性：同質異像體并非“創(chuàng)造〞或“創(chuàng)造〞出來的；它們只是用制藥學常規(guī)實驗方法發(fā)現的。它們是在發(fā)現化合物的條件下獲得的獲取新同質異像體的一般方法是，在不同的溶液中或者采用不同的再結晶條件例如溫度或攪拌率，使活性醫(yī)藥成分結晶。。任何化合物的同質異像體都天然具有較為穩(wěn)定的形態(tài)大多數同質異像體是亞穩(wěn)的，即它們短時間內穩(wěn)定，從而降低了它們的制造應用性及儲存特性。開發(fā)具有新醫(yī)藥用途物質的普通技術化學家會普遍尋找最穩(wěn)定的同質異像體。涉及同質異像體的技術方面，參見Dunitz(1995)p.193-200;Bernstein(1999),p.3440-3461獲取新同質異像體的一般方法是，在不同的溶液中或者采用不同的再結晶條件例如溫度或攪拌率，使活性醫(yī)藥成分結晶。大多數同質異像體是亞穩(wěn)的，即它們短時間內穩(wěn)定，從而降低了它們的制造應用性及儲存特性。開發(fā)具有新醫(yī)藥用途物質的普通技術化學家會普遍尋找最穩(wěn)定的同質異像體。涉及同質異像體的技術方面，參見Dunitz(1995)p.193-200;Bernstein(1999),p.3440-3461。不同同質異像體的意義幾乎完全在于其相關的溶解速率〔理論上溶解程度受此影響，但是實踐意義并不大〕。偶然的，如果首要研發(fā)的目的是選擇最穩(wěn)定的同質異像體，那么其在長期穩(wěn)定性上會有一些效果。改變同質異像體的實踐意義在于，最終產品的溶解律、潛在的生物利用率或者長期穩(wěn)定性的改變。在某些情況下，選擇特定的同質異像體能夠帶來某些制造優(yōu)勢。然而由于活性成分相同，對于平安性或效率上來講，就不能帶來任何問題。僅就同質異像體所作的專利申請變得越來越多，且有爭議，因為這種專利能夠用于阻礙正常的競爭秩序。如果同質異像體是根據活性成分根本專利的方法直接獲得的，該同質異像體就可以被視為屬于現有技術的范疇，因而不應獲得專利。另外，發(fā)現同質異像現象之后再去獲得不同的晶體，是不具備創(chuàng)造性的。一個眾所周知的案例是涉及甲腈咪胍同質異像體專利的爭議。該專利權人在活性成分獲得專利約五年之后，就甲腈咪胍同質異像體申請了專利。然而該同質異像體專利在英國等國家被駁回，理由是該同質異像體是根據已經在原始專利中獲得保護的方法直接獲得的參見Cook,DoyleandJabbari(1991),p.89;HansenandHirsch(1997),p.113.。另一個案例是雷尼替丁〔ranitidine〕〔參見附件案例22〕。該專利權人在美國獲得了一個同質異像體專利，其專利期限屆滿日為2002年，與之相對應的主專利期限屆滿日為1995年參見Cook,DoyleandJabbari(1991),p.89;HansenandHirsch(1997),p.113.參見Cook,DoyleandJabbari(1991),p.90;Grubb(1999),p.205.同質異像體權利要求在很多國家是接受的。例如，EPO就新鑒定的同質異像體授予專利權，德國專利局及其聯邦專利法院同樣如此。在“Kristallformen〞一案中，如果某些可靠的參數不同參見HansenandHirsch(1997),p.112.，那么相同化學式的產品之間也是不同的。然而在其他司法區(qū)域內，是不允許同質異像體專利的參見thedecisionbytheSuperintendenciadeIndustriayComercioofColombiaregardingcrystallineformsofatorvastatine(TribunaldeJusticiade參見HansenandHirsch(1997),p.112.參見thedecisionbytheSuperintendenciadeIndustriayComercioofColombiaregardingcrystallineformsofatorvastatine(TribunaldeJusticiadelaComunidadAndina,ProcesoNo151-IP-2005.Interpretaciónprejudicialdelasdisposicionesprevistasenlosartículos1,4y7delaDecisión344delaComisióndelAcuerdodeCartagena,asícomoenlosartículos45y48yenlaDisposiciónTransitoriaPrimeradelaDecisión486delaComisióndelaComunidadAndina,confundamentoenlasolicitudformuladaporelConsejodeEstadodelaRepúblicadeColombia,SaladeloContenciosoAdministrativo,SecciónPrimera.Expediente:N°2003-00255)印度專利局，專利實踐和程序指南草案-2005.附件—15.3同質異像體某些化合物存在同質異像體形態(tài)，它們以不同的形態(tài)結晶。這些形態(tài)可以被視為現有技術，因而不能授予專利權。然而，如果同質異像體是用具有創(chuàng)造性的新方法制備的，那么可以允許該新同質異像體的方法專利。.某些醫(yī)用活性成分具有同質異像體形態(tài)，即它們以不同形式結晶，并在醫(yī)療用途上有或多或少的不同特性。如果這些同質異像體是根據活性成分根本專利的方法直接獲得，或者已經落入在先產品專利的保護范圍，這些形態(tài)可被視為屬于現有技術，且不能授予專利權。包括氫氧化物在內的溶劑化物最初被視為“擬制同質異像體〞被稱為同質異像體的物質之間具有相同的化學組成，而溶劑化物和非溶劑化物之間并非如此。。然而，在1999年的國際協(xié)調大會〔ICH〕上，它們被視為“同質異像體〞“同質異像體形態(tài)：某些新的藥物存在不同的結晶形態(tài)，其物理特性也不同。同質異像現象還可以包括溶劑化物和氫氧化物〔也被成為擬制同質異像體〕被稱為同質異像體的物質之間具有相同的化學組成，而溶劑化物和非溶劑化物之間并非如此。“同質異像體形態(tài)：某些新的藥物存在不同的結晶形態(tài)，其物理特性也不同。同質異像現象還可以包括溶劑化物和氫氧化物〔也被成為擬制同質異像體〕以及非晶態(tài)。形態(tài)的不同在某些情況下影響新藥物的質量或制備。當存在的差異足以影響藥物的制備、生物利用度或者穩(wěn)定性時，就應中選擇適宜的固體形態(tài)〞。(參見Specifications:TestProcedures&Acceptance.CriteriaforNewDrugSubstancesandNewDrugProducts:ChemicalsubstancesQ6A,ICH1999)還應當注意到，大多數溶劑化物和同質異像體與新的鹽形式類似，只需要質量參數，必要時還需要生物等值，換句話說，與確定根本產品的參數一樣多。這也就是為什么很多國家將這些物質的衍生物在醫(yī)療方面視為“相同〞的物質如上所引，印度專利法的最新修訂規(guī)定，同質異像體尤其如上所引，印度專利法的最新修訂規(guī)定，同質異像體尤其“應當視為相同的物質，除非在效能上有明顯不同的特性〞〔Section3〔d〕〕。建議：同質異像現象是物質固態(tài)時的內在特性。同質異像體不是創(chuàng)造出來的，而是發(fā)現的。專利局應當對活性物質及其同質異像體〔包括氫氧化物/溶劑化物〕的后續(xù)專利可能不適當地延長保護期限有清楚的認識。在某些情況下獲得同質異像體的方法可以獲得專利，前提是，它們是新的且具有創(chuàng)造性。寬〔類的〕的專利權利要求常常被設計成涵蓋同一類別大量〔有時是數千或數百萬〕可能的化合物。這種所謂的“馬庫什〞權利要求指的是在化合物的一個或多個部位允許存在多個功能等同的化學個體的化學結構。馬庫什權利要求可包括大量〔有時是數百萬〕可能的化合物。他們可被用于獲得一個寬的專利保護范圍，包括大量性質未被測定的、僅從該權利要求內與其他化合物等同、而從理論上推斷得出的化合物。因此，接受馬庫什權利要求，就意味著產生了一套相當寬的未經事先測試或試驗的化合物權利要求。一個馬庫什權利要求的例子如下：權利要求1：下述通式的化合物其中，R1選自苯基、吡啶基、噻唑基、烷基、烷氧基和甲基；R2-R4是甲基、甲苯基或苯基。該化合物被用作增強血液攝氧能力的藥物。解釋：在該通式中，吲哚是所有馬庫什化合物所共有的主要結構單元，并且所有化合物具有相同用途。因此，該馬庫什權利要求具備單一性中國審查指南第10章，關于化學領域中國審查指南第10章，關于化學領域創(chuàng)造專利申請審查的假設干規(guī)定幾個國家的專利審查指南都包括了處理這類權利要求的詳細指示?！惨姳怼硨＠麑彶槌绦蛑改?MPEP),英文版,2001年8月–最新修訂2005年10月-800RestrictioninAp馬庫什權利要求[R-3]://如果馬庫什組的要素數量足夠少或者是密切相關以至于無需過渡負擔就可對整個權利要求進行檢索和審查，那么即使他們涉及獨立的明顯不同的創(chuàng)造,審查員也必須根據法律審查該權利要求中馬庫什組的所有要素。在這類案例中，審查員不用按下面描述的程序要求限制。由于InreWeber,580F.2d455,198USPQ328(CCPA1978)和InreHaas,580F.2d461,198USPQ334(CCPA1978)中的決定，對于專利局拒絕審查申請人視作其創(chuàng)造的主題是不正確的，除非權利要求中的主題缺乏單一性。InreHarnish,631F.2d716,206USPQ300(CCPA1980);和ExparteHozumi,3USPQ2d1059(Bd.Pat.App.&Int.1984).概括地說，如果包括于一個馬庫什組內的化合物：〔1〕共有相同的用途，且〔2〕共有對于所披露的用途必要的根本結構特征，那么創(chuàng)造存在單一性。這局部討論了包括大量可選擇的有用物質或要素的馬庫什類權利要求。在大多數案例中，由于沒有適宜的或正確的一般性語言，所以使用例舉表達。馬庫什式權利要求可包括獨立的截然不同的創(chuàng)造。事實上，如果兩個或多個要素如此不相關且性質不同，以至于用于根據35U.S.C.103判斷其中一個要素不具備創(chuàng)造性的現有技術，與權利要求中其他的要素毫不相干。在含有該種性質的權利要求中，審查員在實質審查之前可要求申請人臨時選擇一種。臨時選擇需對不允許馬庫什式權利要求的情況給出結果。選擇后，就需要對涉及的被選擇的種的馬庫什式權利要求進行全面審查，并進一步深入到為決定專利性的所必需程度。如果根據現有技術，不允許馬庫什權利要求，那就將審查限制到馬庫什式權利要求以及所選種的權利要求。如果根據現有技術不允許馬庫什式權利要求，那么應當要求對馬庫什式權利要求進行限制，從中選擇某些方案，撤回其他的方案供進一步的考慮。例如，申請中的馬庫什式權利要求有一個C-R化合物，其中R可以從基團A、B、C、D和E中隨機選擇，審查員可以將其拆分成CA、CB、CC、CD或CE等單一的要素。因此馬庫什式權利要求應當審查所有這些拆分的要素，要素之間被視為相互破壞可專利性。如果審查發(fā)現所選要素與現有技術相比不具備創(chuàng)造性，馬庫什式權利要求以及所選要素的權利要求應當被駁回，沒有選擇要素的權利要求應當撤回以做進一步考慮。通常的做法是，二通后駁回的權利要求應當是終局的。另外，如果所檢索到的現有技術不能破壞所選要素的創(chuàng)造性，那么應當進一步檢索該馬庫什式權利要求。如果非所選要素與現有技術相比不具備創(chuàng)造性，馬庫什式權利要求應當被駁回，非所選要素權利要求應當撤回以做進一步考慮。對現有技術的檢索不必擴展至覆蓋所有的非選擇要素。針對馬庫什式權利要求的駁回，申請人應當通過刪除馬庫什式權利要求中與現有技術相比不具備創(chuàng)造性的要素來克服駁回的理由，審查員應當再次審查修改后的馬庫什式權利要求。對現有技術的補充檢索應當足以確定馬庫什式權利要求的專利性。如果在繼續(xù)審查過程中發(fā)現了能夠破壞馬庫什式權利要求創(chuàng)造性的現有技術，應當駁回該權利要求，且該決定是終局的。終局駁回后提交的修改以進一步限定權利要求的保護范圍應被視為未提出。歐洲專利審查指南PartC,ChapterIII(權利要求書),(7)創(chuàng)造的單一性,()馬庫什組://如果在一個權利要求中包含多個可選方案，例如所謂“馬庫什組〞，如果可選方案具有類似的性質，應視為滿足創(chuàng)造單一性〔見〕。當馬庫什組是化合物時，如果滿足以下標準，應當認為它們具有類似的性質：所有可選擇化合物具有相同的性能或活性，以及所有可選擇化合物具有相同的結構，即重要結構要素為所有可選化合物共同所有，或者所有的可選擇化合物屬于該創(chuàng)造所述領域公認的同一化合物類別。“重要結構要素為所有可選化合物共同所有〞是指，化合物所共有的、占其結構一大局部的普通化學結構，或者如果化合物共同所有的只是其結構的一小局部，但是這局部共有結構構成了與現有技術的區(qū)別特征。結構要素可以是單一的成分，也可以是連接在一起的幾個成分?？蛇x擇化合物屬于“同一化合物類別〞是指根據本領域的知識可以預期到該類的成員對于要求保護的創(chuàng)造來說其表現的是相同的一類化合物，即，每個成員都可以相互替代，而且可以預期要到達的效果是相同的。在授權條件的普通問題之外，還應考慮馬庫什權利要求所帶來的公開和實施性問題，這主要是因為專利申請只是有效地獲得了所有可能要素中的一局部。考慮到對現有技術中數以百萬計化合物的檢索是不可能的，專利局的檢索和授權應當限于說明書實施例中實際分析過和支持的化合物。建議：不應當允許包括大量化合物的權利要求。專利局應當要求專利申請人提供充足的信息，例如熔點、紅外線譜〔IR〕或核磁共振〔NMR〕、所要求保護的所有創(chuàng)造制備方法的真實測試和實驗方法。如果至少提供了同族中任意成員替換的證據，且獲得了相同的結果，可以允許有限的權利要求范圍。專利的保護范圍應當限于說明書中切實獲得的內容。2.7選擇專利“選擇專利〞是指從大的集團中“選擇〞一個要素或小片段的專利，且獨立地要求保護大集團尚未提及的特定特征?！斑x擇創(chuàng)造〞可以是指，具有n個碳的大范圍產品已經獲得專利權，隨后提出特定保護范圍〔例如C1-C4〕的專利。如果要素的大集團已經獲得專利，專利權人可以利用選擇專利在原始專利屆滿后擴展選定子集的保護期限然而，第三方也可利用選擇專利，而不必一定是原是專利的所有人。這可能增加附屬專利，并最終引發(fā)申請強制許可。參見TRIPS協(xié)議第31條第1款。然而，第三方也可利用選擇專利，而不必一定是原是專利的所有人。這可能增加附屬專利，并最終引發(fā)申請強制許可。參見TRIPS協(xié)議第31條第1款。雖然不同專利局對于這類權利要求的處理存在差異，包括EPO與歐洲某些國家專利局之間，但是大多數國家所允許的選擇專利都要受到限制〔參見EPO和UK審查指南〕。歐洲專利局審查指南，PartC,ChapterIV-Annex(涉及創(chuàng)造性條件的例如)，〔〕從一定數量的可能中明顯而無創(chuàng)造性的選擇從一定數量的可能中明顯而無創(chuàng)造性的選擇：(iv)僅從大范圍中選擇特定的化合物或混合物(包括合金)的創(chuàng)造。例如:現有技術披露了以“R〞取代基為特定結構的化合物。該“R〞取代基被定義為包括了取代基的廣義大范圍，例如所有的烷基或芳基，既包括沒有取代基的也包括用鹵素或羥基取代的，雖然實際上僅提供了非常少量的特定實施例。創(chuàng)造包括了對上述“R〞取代基的所有可能的特定取代基或特定取代基集團的選擇〔現有技術中沒有披露上述可供選擇的取代基或取代基的集團，否那么就變成了缺乏新穎性而不是創(chuàng)造性問題〕。最終化合物為：(a)與現有技術相比不具備任何特別的特性;或者(b)與現有技術相比具有特別的特性，但本領域技術人員能夠預知這些特性，因此能夠作出這種選擇。英國專利局涉及生物技術創(chuàng)造專利申請的審查指南〔2005年5月〕，創(chuàng)造性－第24段://://://“選擇〞創(chuàng)造應當符合IGFarbenindustrieAG'sPatent,47RPC289atpages322-3所設定的標準，即,(1)選擇必須能夠獲得某些實質性的優(yōu)點或者實質性地防止了某些缺點,(2)所有所選擇的方案必須實質性地在所要解決的問題中帶來了優(yōu)點，以及(3)選擇必須涉及特定特征的品質，對于所選集團來講必須是相當的特別；如果所選集團所屬類別中的其它集團也具有該品質并不必然導致駁回，但是如果發(fā)現所選集團之外的其它很多集團都普遍具有該品質，那么應當駁回該權利要求。在德國，Bundesgerichtshof認為即使從具有大量集團的化合物中選擇一個集團，對于普通的化學技術人員來說，與從集團中發(fā)現一個化合物是一樣的專利法意義上的化合物是指，能夠通過足夠適宜的參數加以相互區(qū)分的化學單體。專利法意義上的化合物是指，能夠通過足夠適宜的參數加以相互區(qū)分的化學單體。根本上，具有相同化學成分的就是相同的化合物。這不適用于具有相同化學成分化合物的特定形式，如果該形式不能制備，而無論其化學成分是否(Grubb(1999),p.197-199)。如果在先的專利中包括了，例如，由大量可能化合物組成的馬庫什式權利要求，而沒有進一步的披露，且后續(xù)專利所包括的化合物并非通過簡單實驗發(fā)現的，并具有預料不到的優(yōu)點，足以與在先專利中的化合物相區(qū)別，在審查該選擇創(chuàng)造的授權條件時，應當認為具有創(chuàng)造性。建議：作為一般原那么，如果所選化合物已經被披露過或者已經獲得專利權，那么選擇專利缺乏新穎性如果現有技術包括了一個范圍，例如，C1-C4或者50°如果現有技術包括了一個范圍，例如，C1-C4或者50°至75°的溫度，所包括的所有可能〔例如C2或C3;60°〕應當視為都已經被披露，因此，任何“選擇〞都不能獲得專利權。如果根據法律認為滿足了嚴格的新穎性條件，在這種情況下，應當繼續(xù)審查該選擇創(chuàng)造的可專利性。參見Cook,op.cit.,p.291.產品和方法是專利保護的兩類不同的主題。兩者可專利性的判斷必須依據其各自的性質和特點進行。然而，制造方法〔通常被稱為“類推方法〞〕并不基于其自身來判斷新穎性或創(chuàng)造性，而是依據其制造的化合物判斷新穎性或創(chuàng)造性，且在某些國家基于某種法律擬制可以獲得專利權〔見關于EPO審查指南的表〕。類推方法的原理擴展了公共領域獲得知識的可能如果化合物必須采用大量連續(xù)的步驟如果化合物必須采用大量連續(xù)的步驟〔化學反響〕才能夠制備，就會產生不同的情況。采用其它更有效率的制備該化合物的方法是具有創(chuàng)造性，即使其中每一個化學反響在制備其它化合物時是的。歐洲專利局審查指南，PartC,ChapterIV，(9.)創(chuàng)造性，2)附屬權利要求；不同類別的權利要求，…如果產品權利要求是新的且具有創(chuàng)造性，就不必再審查制造或使用該產品的方法權利要求的新穎性和創(chuàng)造性。特別是，類推方法，即，方法本身不再包括創(chuàng)造性，只不過制備了一種具有新穎性和創(chuàng)造性的產品〔參見T119/82,OJ5/1984,217〕。然而應當注意，如果產品、方法以及用途權利要求具有不同的效果數據，還是有必要針對不同的文件單獨分析其各自的新穎性和創(chuàng)造性。在美國，專利局認為“類推方法〞權利要求不應當獲得專利權，除非其自身滿足創(chuàng)造性的條件見Grubb(1999),p.206，但立法對于生物技術規(guī)定了例外的情形。1993年修改的美國法律規(guī)定，如果其包括了新的且非顯而易見的起始物質或制備了一種新的非顯而易見的物質，該生物技術方法權利要求應當是非顯而易見的見見Grubb(1999),p.206見Dratler,§2.03[3]見Grubb(1999),p.207.舉例來說，制備苯磺酸氨氯地平〔amlodipinebesylate〕方法的專利就是類推方法獲得了專利。獲得保護的方法是一個簡單的化學方法：用堿從酸中制備鹽。該反響用簡單的公式表述為：酸＋堿＝鹽＋水，這可以在根底化學教科書中找到該專利的有效性已經在阿根廷法院受到了挑戰(zhàn)該專利的有效性已經在阿根廷法院受到了挑戰(zhàn)〔判決尚未作出〕。類推方法學的申請可以導致對不可專利的醫(yī)藥品進行保護在TRIPS協(xié)議(第條)責令對所有技術領域的創(chuàng)造在TRIPS協(xié)議(第條)責令對所有技術領域的創(chuàng)造都授予專利之前，那些不授予醫(yī)藥品專利的國家更容易發(fā)生這種情況。建議：無論起始物質、中間產物或者最終產品是否具有新穎性或創(chuàng)造性，不具備新穎性或創(chuàng)造性的醫(yī)藥品方法不應授予專利權。旋光對映異構體〔或光學異構體旋光對映異構體是一種鏡像不能重疊的“立體異構體〞。旋光對映異構體之間除了在偏振光終向不同的方向旋轉以及在手性環(huán)境中反響不同之外，其它具有相同的物理和化學特性?！傲Ⅲw異構體〞是由相同的原子按照相同的順序連接、但空間方向不同的化合物。[….]〞旋光對映異構體是一種鏡像不能重疊的“立體異構體〞。旋光對映異構體之間除了在偏振光終向不同的方向旋轉以及在手性環(huán)境中反響不同之外，其它具有相同的物理和化學特性?！傲Ⅲw異構體〞是由相同的原子按照相同的順序連接、但空間方向不同的化合物。[….]〞.參見://在合成非對稱分子時，通常會形成等量的旋光對映異構體，除非啟示物質或試劑中的一個本身是單旋光對映異構體。換句話說，只有化學家成心挑選單旋光對映異構體作為啟示物質或試劑時，才能產生不等量的旋光對映異構體。參見HansenandHirsch(1997),p.113.Itisestimatedthatoveraquarterofknownpharmaceuticalspresentthisproperty.See,e.g.Cook,DoyleandJabbari(1991),p.84.雖然針對單獨旋光對映異構體的專利在商業(yè)上通常并不視為侵犯了外消旋混合物的權利，但是開發(fā)比后者更具優(yōu)勢的旋光對映異構體能夠促使醫(yī)師開發(fā)出新的產品。人們通常會測試單獨的旋光對映異構體是否比外消旋混合物更具活性，以期獲知一個光學異構體比另一個具有更高的活性，因此，至少有一個異構體比外消旋混合物具有更高的活性參見Grubb(1999),p.199-200;HansenandHirsch(1997),p.113-118.。例如，esomeprazole參見Grubb(1999),p.199-200;HansenandHirsch(1997),p.113-118.。例如，esomeprazole是omeprazole的S－旋光對映異構體。已經有人要求保護該單一旋光對映異構體比omeprazole的外消旋混合物更具成效〔見〕。另一個實例是citalopram和escitalopram。旋光對映異構體在某些情況下具有比外消旋更有用的特性，這些特性會由于外消旋中相對應旋光對映異構體的存在而無法預知。鑒定出這些特性是否能夠獲得專利權，或者這種鑒定是否屬于現有技術可以預測的非專利發(fā)現，需要由各國國內法自行規(guī)定。以EPO為代表的某些專利局將外消旋物的旋光對映異構體視為具有新穎性，但是否能夠獲得專利權還需要審查其創(chuàng)造性。單個旋光對映異構體如果質量優(yōu)等且平安有效例如可能發(fā)現一個旋光對映異構體會導致逆反響，單獨利用其鏡像體就可以在平安性上有優(yōu)勢。通常兩個旋光對映異構體之間具有不同的平安和效率特性?！怖?，3－羥基－酪氨酸以及左旋多巴，D－多巴具高毒性〕。2001/83/EC例如可能發(fā)現一個旋光對映異構體會導致逆反響，單獨利用其鏡像體就可以在平安性上有優(yōu)勢。通常兩個旋光對映異構體之間具有不同的平安和效率特性?！怖?，3－羥基－酪氨酸以及左旋多巴，D－多巴具高毒性〕。2001/83/EC指令〔修改后稱指令2004/27/EC〕的第10(2)(b)規(guī)定基因公司的簡化申請，活性成分的各種鹽、酯、醚、異構體、異構體混合物、合成物或衍生物，應當被視為根本相同的藥物，除非它們在平安性和或成效上具有不同的顯著特性。這適用于作為混合物存在的單獨異構體〔順式或反式〕。印度專利局，專利實踐和程序指南草案-2005.附件—15.0化學物質不同形式的可專利性:異構體.異構體是一類具有相同分子式的不同化合物，可廣義的將其區(qū)分為結構異構體、位置異構體或立體異構體。.結構異構體或位置異構體是一類結構相同或不同的化合物。最簡單的例子就是丁烷和異丁烷，以及乙醇和二甲基乙醚。前者化合物之間結構和功能類似。后者，雖然它們具有相同的分子式，但結構和功能各不相同。這類異構體即使結構非常接近，仍可以視為與現有技術相比具有新穎性。但是當這些化合物具有很接近的類似結構時，其功能也類似時，并且如果獲得了制備方法，就可以認為具備創(chuàng)造性。.具有相同成分式但結構不同的異構體可被視為具有新穎性，且由于結構不同，通常不能認定為是顯而易見的。例如環(huán)乙基苯乙烯與異乙基苯乙烯相比，并不能簡單的視為是顯而易見的。.立體異構體屬于明顯的顯而易見。一旦獲得了外消旋化合物，就很容易得到其旋光對映異構體，因為本領域技術人員熟知具有手性中心的化合物存在兩種旋光型。因此，不能授予旋光對映異構體以產品專利。如果一種新化合物以其純光學活性形式首次申請專利，可以授予其產品專利。在一個案例中，化合物的(S)-旋光對映異構體要求保護其抗糖尿病的能力。所引用的現有技術披露了同樣化合物的外消旋體，且要求保護相同的目的，但是沒有被允許。建議：在外消旋混合物的情況下，單一的旋光對映異構體通常不能夠授予專利權。然而，獲得旋光對映異構體的方法如果具備新穎性和創(chuàng)造性，那么可以獲得專利。2.10活性代謝物和藥物前體某些情況下，藥物化合物產生具有活性的代謝物，該代謝物是化合物在體內的代謝產物例如，nelfinavir及其活性代謝物M8。。代謝物是活性成分在體內代謝所產生的衍生物，不能被視為“創(chuàng)造〞或“創(chuàng)造〞出來的。然而，活性代謝物能夠具有比母分子不同的平安和成效例如，nelfinavir及其活性代謝物M8。如果產品的活性代謝物已經在健康部門注冊了自身的權利，有可能就其新的平安和成效要求完整的數據，類似于其母分子所產生的數據一樣。某些情況下，活性代謝物注冊了與其母分子不同的表征〔例如，母分子是羥基安定，活性代謝物是安定，安定的成效是催眠，而母分子羥基安定適用于焦慮〕。另外，在體內代謝時，鈍性化合物〔叫做“藥物前體〞〕能夠產生具有醫(yī)療效果的活性成分例如：e\o"Enalapril"nalapril被酯酶轉化成活性的\o"Enalaprilat"enalaprilat；例如：e\o"Enalapril"nalapril被酯酶轉化成活性的\o"Enalaprilat"enalaprilat；v\o"Valaciclovir"alaciclovir被酯酶轉化成活性的\o"Aciclovir"aciclovir；\o"Levodopa"左旋多巴被DOPA脫羧酶轉化成活性多巴胺。fosamprenavircalcium是蛋白酶抑制劑以及\o"Antiretroviraldrug"antiretroviraldrug\o"Amprenavir"amprenavir的藥物前體。某些情況下，藥物前體在穩(wěn)定服用方面比活性化合物更具優(yōu)勢。例如英國認為hetacillin的銷售侵犯了ampicillin的專利權，因為hetacillin是ampicillin的丙酮加合物，可以在體內立即水解成ampicillin，因此它是“ampicillin掩飾物〞。(Grubb(1999),p.211)以特非那定〔terfenadine〕為例，在英國作為抗組胺劑藥物已經銷售了多年，專利權人就其活性代謝物非索特非那定〔fexofenadine〕獲得了進一步的專利，并試圖在特非那定專利期限屆滿后以此封鎖特非那定的市場競爭。這被視為不可接受的延長專利保護期限的企圖參見參見Grubb(1999),p.212-213.。然而由于還能夠產生代謝物之外的物質，所以并沒有將活性代謝物專利無效。另一場沖突涉及關于頭孢菌素一水化合物的BristolMyers專利，該化合物可以在體內由Zenith開發(fā)的半水化合物代謝產生。參見SotoVázquez,CárdenasyEspinosa,ParraCervantesyCassaigneHernández(2001),p.54.。某些專利局已經制定了涉及代謝物和藥物前體的特別審查指南〔見表〕。印度專利局，專利實踐和程序指南草案-2005.附件—15.4代謝物:代謝物是指在活體中通過代謝反響產生的化合物。代謝物的類型包括-(i)非活性前體產生的活性代謝物(例如Dopa&Cyclophosphamide)(ii)前體產生的活性代謝物，并具有不同于母分子的活性機理(例如Buspirone&1-pyrimidylpiperzineFenflouromine&norfenfleuromine)(iii)在母分子活性期間發(fā)揮作用的活性代謝物(例如Hexamethylmelamine&Clobazam)(iv)具有與母分子活性相對抗效應的活性代謝物(例如Trezodone&m-chlorophenylpierzine,Aspirin&salicylate)5.由于病人服用藥物之后自然且不可防止的形成該代謝物，因此代謝物不能獲得專利權。5.5藥物前體:藥物前體是指在體內代謝時能夠產生活性成分的鈍性化合物。因此藥物前體與代謝物是相互關聯的。當在體內發(fā)生代謝作用時，鈍性化合物〔藥物前體〕能夠產生具有治療效果的活性成分。應當確定化合物專利是否包括藥物前體，以及某些化合物權利要求在何種程度上允許包括其藥物前體。應當根據具體情況確定藥物前體是否具備創(chuàng)造性。如果與原始藥物相比具有明顯的改良，那么可以授予藥物前體以專利權。由于藥物前體可能具有新穎性和創(chuàng)造性，處理涉及這類專利申請的方法之一就是當滿足其它授權條件時授予專利權，前提是適當的放棄活性成分〔即，從權利要求中排除〕。建議：a)藥物活性代謝物通常不能與衍生其的活性成分分開單獨獲得專利權。b)涉及藥物前體的專利一旦授權，在活性成分已經被在先披露或不具備可專利性的情況下，應當放棄該活性成分。與其它專利保護主題一樣，藥物前體應當得到說明書內容的充分支持。另外，還應當提供藥物前體比要釋放的化合物鈍性或較少活性的證據、活性化合物的產生確保了藥物的成效水平的證據，以及隨著藥物前體直接代謝的停止導致藥物最終沒有活性的證據。2.11治療方法某些專利要求保護治療方法，包括預防、治愈、緩解疼痛、診斷或外科方法。這類權利要求并不涉及產品本身，只涉及產品獲得某些效果的用途。各國對此類主題的政策各不相同，某些情況下，采用非常上位的規(guī)定〔參見下述日本審查指南〕。很多情況下，治療方法權利要求咋看起來并不明顯，這主要是存在某些掩飾，例如，化合物不以其化學結構或內在特性作為特征，而是以其服用的劑量或形式為特征。因此，很重要的一點是要仔細地審查權利要求，以鑒定并適當審查那些貌似產品實為治療方法的權利要求。TRIPS協(xié)議明確允許締約方排除治療、診斷以及外科方法獲得專利保護，且很多國家切實遵守了這種規(guī)定。如果規(guī)定了這種排除，就應當駁回這類方法權利要求或者實質等同該方法的權利要求。即使沒有明確排除這類主題，在那些有工業(yè)實用性要求的國家中也不應當將這類方法授予專利權，這主要是因為這類方法僅能對身體產生效果，而不具備工業(yè)實用性醫(yī)療行業(yè)不屬于工業(yè)，德國聯邦高等法院在Operationforbaldness(38BGHZ313,1968GRUR142)醫(yī)療行業(yè)不屬于工業(yè)，德國聯邦高等法院在Operationforbaldness(38BGHZ313,1968GRUR142)一案中就此作出了劃時代的判決。參見Thomas(2003),p.850.如果治療方法與非治療方法從外表上難以區(qū)分時〔例如清潔牙齒的方法〕，EPO傾向于將其視為治療方法，因而不能獲得專利權參見參見Thomas(2003),p.870.日本專利和實用新型審查指南，第VII局部：特殊領域創(chuàng)造的審查指南，第三章醫(yī)療創(chuàng)造，(2.1)工業(yè)實用性://醫(yī)療創(chuàng)造是指“產品的創(chuàng)造〞，不屬于“針對人體的外科或治療方法以及人體的診斷方法〞類別，即使申請中可能包括了人體服藥的劑量或者噴灑于人體，且應當視為滿足“工業(yè)實用性的創(chuàng)造〞。應當注意，醫(yī)療創(chuàng)造由兩種以上的藥物定義，或者由內科治療方法定義，例如間隔給藥、給藥劑量或者類似的表述，因此它還屬于“產品創(chuàng)造〞(涉及審查指南，第二局部，第1章，(2.1)“工業(yè)實用性〞)歐洲專利審查指南，C局部，第IV章〔專利性〕?！?.〕工業(yè)實用性，〔〕外科、治療以及診斷方法://“通過外科或治療以及診斷方法對人或動物體的處理方法不應作為具有實用性的創(chuàng)造。該規(guī)定不適用于用在這些方法中的物質或化合物等產品。〞因此，可以就用于這些方法中的外科、治療或診斷儀器或設備獲得專利。鑲牙或假肢的制備可以獲得專利權。例如，糾正體態(tài)鞋墊的制備方法或者制造假肢的方法都可以獲得專利權。在上述兩例中，獲取腳板的印跡或者澆鑄適于假肢安裝的殘肢明顯不屬于外科手術，也不需要有醫(yī)師資格的人來完成。另外，鞋墊和假肢都是在體外制備的。然而，在體外制備體內使用的人工器官的方法，需要外科手術以進行測量，因此根據EPCArt.52(4)不應當獲得專利權(見T1005/98,notpublishedinOJ).Art.52(4)用于治療或診斷方法中的新產品，特別是物質或化合物，可以獲得專利權。然而，如果是物質或化合物，如果該物質或化合物并未披露用于作用于人或動物體的外科手術、治療或診斷方法〔“首次醫(yī)療用途〞〕中，可以