專利代理實(shí)務(wù)基礎(chǔ)知識篇

1、一、保護(hù)客體：專利法2條：本法所指的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)發(fā)明聲、光、電、磁、波和能量；面、線、點(diǎn)、圖形本身；未利用客觀規(guī)律，未解決技術(shù)問題的。是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型排除：1. 方法方案。2. 材料本身提出的方案。3. 分子微觀結(jié)構(gòu)。4. 不被限制的無確定形狀產(chǎn)品。5. 以生物和自然形狀作為形狀特征。6. 產(chǎn)品表面的文字符號圖案或結(jié)合的方案。包括：1. 已知材料。2. 已知方法限定的特征。3. 無確定形狀被現(xiàn)在在確定空間內(nèi)的技術(shù)特征。4. 復(fù)合層。是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其

2、結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。專利法5條，對違反法律不包括僅其實(shí)施為法律禁止的發(fā)明創(chuàng)造。、社會公德僅限于我國法域。和妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)；（僅僅針對發(fā)明創(chuàng)造本身，不包括其濫用導(dǎo)致的發(fā)明創(chuàng)造）對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成是指利用遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。專利法25條對于下列各項(xiàng)，不授予專利權(quán)（一） 科學(xué)發(fā)現(xiàn)（二） 智力活動(dòng)規(guī)則設(shè)備的操作說明屬于智力活動(dòng)規(guī)則和方法。和方法（三） 疾病的診斷方法和治療方法（四） 動(dòng)物包括：具有生長成為個(gè)體能力的細(xì)胞、組織或生殖材料和植物新品

3、種（五） 用原子核變換方法獲得的物質(zhì)（六） 略對于前款第（四）項(xiàng)的生產(chǎn)方法非生物學(xué)生產(chǎn)方法，人的介入是否起主要的控制作用和決定性作用。，可以依照本法規(guī)定授予專利權(quán)。二、撰寫規(guī)定：針對權(quán)利要求的駁回條款：A22.2-4；A26.4清楚、支持；R20.2缺必要技術(shù)特征。針對說明書的駁回條款：A26.3公開充分：專利法26條3款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒銮宄?、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。充分公開：判斷說明書是否對發(fā)明作出充分公開，主要要看本領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，能否實(shí)現(xiàn)該發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。技術(shù)方案、技術(shù)問題和產(chǎn)生預(yù)期的

4、技術(shù)效果，三者相互聯(lián)系為一體。獨(dú)立權(quán)利要求R20.2：獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反應(yīng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。從屬權(quán)利要求：附加技術(shù)特征：進(jìn)一步限定的技術(shù)特征或增加的技術(shù)特征。不應(yīng)當(dāng)寫入及其公知的技術(shù)特征或者和技術(shù)問題無關(guān)的技術(shù)特征從屬首先應(yīng)當(dāng)對區(qū)別特征進(jìn)行限定。清楚、簡要清楚：1.用于清楚，限定出清楚的保護(hù)范圍；2.技術(shù)特征清楚；3.整體引用關(guān)系清楚。簡要：1.每項(xiàng)權(quán)利要求要簡要，不要寫入不必要的描述；2.整體簡要，不限定出相同內(nèi)容的權(quán)項(xiàng)。支持：概括：上位概括和并列概括，上位概括包括功能化上位具有多個(gè)實(shí)施例的時(shí)候，則需要概括。；判斷標(biāo)準(zhǔn)：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員可以合

5、理預(yù)測說明書或技術(shù)資料中給出的實(shí)施方式或明顯變型方式具備相同的性能或用途，則可以概括至覆蓋其所有等同替代或明顯變型方式。反之，如果權(quán)利要求的概括包含了推測的、其效果難以預(yù)先確定和評價(jià)的內(nèi)容，則概括范圍過寬，權(quán)利要求概括超出了說明書公開的范圍，未以說明書為依據(jù)，得不到說明書支持。合案申請和分案申請單一性：A31.1一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛻?yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，可以作為一件專利申請?zhí)岢觥34 進(jìn)一步解釋：應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，包含一個(gè)或者多個(gè)相同的或相應(yīng)的特定技術(shù)特征體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，相對于現(xiàn)有技術(shù)具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征。三

6、、修改規(guī)定：主動(dòng)修改：時(shí)機(jī)：對于發(fā)明：實(shí)質(zhì)審查請求提出時(shí)；或收到進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查請求通知書三個(gè)月內(nèi)。實(shí)用新型：自申請日起兩個(gè)月內(nèi)可以提出主動(dòng)修改。A33：對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書或權(quán)利要求書的記載范圍。被動(dòng)修改：A33和R51.3，R51.3：以下不予接受：（1）主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。（2）主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。（3）主動(dòng)將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。（4）主動(dòng)加增新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

7、（5）主動(dòng)加增新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。四、授權(quán)實(shí)質(zhì)條件：實(shí)用性：1.無再現(xiàn)性2.違背自然規(guī)律3.利用獨(dú)一無二的自然條件的產(chǎn)品4.人體或者動(dòng)物體的非治療目的外科手術(shù)方法。5.測量人體或者動(dòng)物體在極限情況下生理參數(shù)的方法。6.無積極效果。新穎性：優(yōu)先權(quán)：享有優(yōu)先權(quán)的專利申請應(yīng)當(dāng)滿足以下條件（1） 申請人就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在外國或中國第一次提出專利申請（以下簡稱“在先申請”或“首次申請”）后又在中國提出申請（以下簡稱“在后申請”）。（2） 在后申請之日不得遲于首次申請之日起十二個(gè)月；外觀設(shè)計(jì)而言，為六月。外觀僅外國優(yōu)先權(quán)享有（3） 對于外國優(yōu)先權(quán)，申

8、請人提出首次申請的國家或政府間組織應(yīng)當(dāng)是共同參見國際條約，或者相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)原則的國家或政府間組織。（4） 作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請人是第一次提出的專利申請。（5） 在后申請的人應(yīng)當(dāng)與在先申請人一致本國：完全一致；外國：申請人之一；否則，優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。（6） 優(yōu)先權(quán)副本，外國：要寫明申請日、申請?zhí)柡驮芾頇C(jī)構(gòu)，三個(gè)月內(nèi)提交副本；本國：請求書中寫明申請日和申請?zhí)枴＃?） 提出申請之日2個(gè)月內(nèi)或通知書收到15日內(nèi)，繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。（8） 主題相同，即在先申請中作了記載。不得作為本國要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：1. 已經(jīng)被要求過優(yōu)先權(quán)的（因主題不一致未享有除外）。2. 已經(jīng)被授予專利權(quán)的。3. 分案申請。

9、抵觸申請比較例外的情況：申請日前由任何單位和個(gè)人提出且尚未作出國際公布、并在申請日之后（含申請日）由專利局作出公布或公告的且為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型的國際專利申請。新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)：四個(gè)相同：相同的技術(shù)領(lǐng)域、相同的技術(shù)方案，解決相同的技術(shù)問題，產(chǎn)生相同的預(yù)期效果。單獨(dú)對比，整篇與在后的權(quán)利要求所請求的技術(shù)方案對比。（A9條，同樣的發(fā)明創(chuàng)造是相同的技術(shù)方案之間的對比，對比單位是技術(shù)方案，因此并不一定是權(quán)利要求，因?yàn)橐粭l權(quán)利要求可能包含多個(gè)技術(shù)方案。當(dāng)然，更加不是新穎性的對比標(biāo)準(zhǔn)）不喪失新穎性的公開：A241中國政府主辦的或者承認(rèn)的國際展覽會上首次提出的；2.在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的

10、3.未經(jīng)申請人同意而泄漏其內(nèi)容的.寬展期和優(yōu)先權(quán)效力的區(qū)別：寬展期是把申請人的某些公開，或者第三人從申請人或發(fā)明人那里以合法或者非法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開，認(rèn)為是不損害該專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的公開。實(shí)際上，該發(fā)明公開后已經(jīng)成為現(xiàn)有技術(shù)，只是這些公開在一定期限內(nèi)對申請人的專利申請來說不失為影響其新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，并不是把發(fā)明創(chuàng)造的公開日看作是專利申請日。申請人在國外或國內(nèi)首次申請后，就相同的主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)再向中國提出的專利申請，不會因?yàn)樵趦?yōu)先權(quán)期間內(nèi)，即首次申請的申請日（優(yōu)先權(quán)日）與在后申請的申請日之間他人提出了相同主題的申請或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng)造而失去效力。

11、此外，在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，他人可能會就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請。由于優(yōu)先權(quán)的效力，他人提出的相同主題發(fā)明創(chuàng)造的專利申請不能被授予專利權(quán)。（原因在于沒有新穎性）創(chuàng)造性：本領(lǐng)域技術(shù)人員評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的人他是一種假設(shè)的人他知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日以前該領(lǐng)域的所有普通技術(shù)知識；能夠知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的現(xiàn)有技術(shù)；并且具有應(yīng)用該日之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力但他不具備創(chuàng)造力；如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)該具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲得該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)（三步法）：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)注意：首先考

12、慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)是與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果和/或用途最接近的，或公開本發(fā)明技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。或雖然與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)。分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比，有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，確定本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是指為獲得更好的技術(shù)效果而需要對最解決的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否

13、顯而易見確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決上述實(shí)際解決的技術(shù)問題的啟示這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。（i） 所述區(qū)別特征是公知常識；（ii） 所述區(qū)別特征是與最接近現(xiàn)有技術(shù)中相關(guān)的技術(shù)手段；（iii） 所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。顯著的進(jìn)步評價(jià)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步主要應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)明是否具有有益的技術(shù)效果。：通常以下情況:（1） 發(fā)明與現(xiàn)有技

14、術(shù)相比具有更好的效果；（2） 采用不用構(gòu)思，技術(shù)效果基本上達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)水平；（3） 代表一種新技術(shù)的趨勢；（4） 雖然有負(fù)面效果，但在其他方面具有明顯積極的有益效果。五、分案申請：（1） 分案提出的期限：原申請案未結(jié)案之前（2） 分案類別一致，不得改變；（3） 寫明申請日、號。原申請是國際申請的，還應(yīng)當(dāng)在所填寫的原申請的申請?zhí)柡蟮睦ㄌ杻?nèi)注明國際申請?zhí)?。?） 提交原申請文件以及有關(guān)副本，證明材料，以及國際公布的外文副本。（5） 法定期限和費(fèi)用，均自原申請日起算。對于超期的，自分案遞交日2個(gè)月或通知書收到之日起15天補(bǔ)辦。六、保密審查專利法20條1款：任何單位和個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖?/p>

15、外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局進(jìn)行保密審查。申請人收到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的向外國申請專利的保密審查決定，認(rèn)為“技術(shù)方案不需要保密的，可以就該技術(shù)方案向外國申請專利”，就可以向外國申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交PCT國際申請。鑒于國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局在進(jìn)行初步保密審查時(shí)，認(rèn)為需要進(jìn)一步作保密審查的，就會發(fā)出暫緩向外國申請專利的審查意見通知書，如果請求人在其請求提交日其4個(gè)月內(nèi)未收到暫緩向外國申請專利的審查意見通知書的，就可以向外國申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交PCT國際申請。對于國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出了暫緩向外國申請專利的審查意見通知書的情況，請求人在提交日起6個(gè)月內(nèi)未收到向

16、外國申請專利保密審查決定的，可以向外國申請專利或者向外國有關(guān)機(jī)構(gòu)提交PCT國際申請。七、同樣的發(fā)明和實(shí)用同日申請按照專利法9條1款和細(xì)則第41條2款的規(guī)定，一件同樣的發(fā)明創(chuàng)造，既想在近期通過實(shí)用新型專利得到保護(hù)，又想通過發(fā)明取得較長時(shí)間的保護(hù)，則應(yīng)當(dāng)在同日提出發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請，且在兩件專利申請的請求書中分別聲明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一件專利。兩件專利不是同日申請的，在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請不能授予專利權(quán)或在授權(quán)后被宣告無效。同日申請但未予以指明的，只要實(shí)用新型授權(quán)了，發(fā)明專利申請就不可能再授權(quán)，即使授權(quán)了，也會被宣告無效。在發(fā)明專利申請的實(shí)質(zhì)審查階段，實(shí)用新型專利通常已

17、經(jīng)授權(quán)，對于同日提出申請以及分別在請求書中說明已申請另一件專利的，當(dāng)發(fā)明專利申請有可能授權(quán)時(shí)，國家知識產(chǎn)權(quán)局將會針對重復(fù)授權(quán)問題發(fā)出審查意見通知書，要求申請人進(jìn)行選擇或者修改。申請人可以通過方式已經(jīng)授予專利權(quán)的實(shí)用新型專利來取得發(fā)明專利權(quán)，此時(shí)應(yīng)當(dāng)在答復(fù)審查一件通知書時(shí)，附交放棄實(shí)用新型專利權(quán)的書面聲明，國家知識產(chǎn)權(quán)局公告發(fā)明專利申請被授權(quán)的同事，將在公告上注明該實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。當(dāng)然申請人還可以通過修改發(fā)明專利申請文件的權(quán)利要求書，而使其與已授權(quán)的實(shí)用新型專利的權(quán)利要求書不構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，以取得發(fā)明專利權(quán)。八、無效宣告程序：舉證期限請求人舉證（1） 請求人在提出無效

18、宣告請求日起一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)在該期限內(nèi)結(jié)合該證據(jù)具體說明相關(guān)無效宣告理由，否則，復(fù)審委不予考慮。（2） 請求人在提出無效宣告請求日起一個(gè)月后，補(bǔ)充的證據(jù)，復(fù)審委一般不予考慮，一些例外：（i） 針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求的證據(jù)，反證，請求人在指定期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，并在該期限內(nèi)結(jié)合證據(jù)說明相關(guān)無效宣告理由。（ii） 在口審辯論終結(jié)前，提交技術(shù)詞典、技術(shù)手冊和教科書等所述技術(shù)領(lǐng)域公知常識證據(jù)，或者用于完善證據(jù)法定形式的公證文書、原件等證據(jù)，并結(jié)合該期限說明相關(guān)無效宣告理由。（3） 證據(jù)是外文的，中文譯文提交期限適用該證據(jù)的舉證期限。專利權(quán)人舉證：復(fù)審委指定的答復(fù)期限內(nèi)提交證據(jù)，但對于技術(shù)詞典、技術(shù)手冊和教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識性證